Table of Contents
Eigenschappen van het merkrecht
Een exclusief recht
Een ingeschreven merk verleent de houder ervan het exclusieve gebruiksrecht. Dat betekent dat hij als enige het recht heeft om het beschermde merkteken te gebruiken, of net niet te gebruiken, dan wel het gebruik door een derde toe te laten. Opgelet: indien de houder het merk gedurende een periode van vijf jaar na de registratie niet gebruikt voor de producten of diensten waarvoor het merk werd geregistreerd, dreigt hij de merkbescherming te verliezen (zie verval van het merk).
Bovendien mag de merkhouder het merk overdragen (bv. verkopen) of het in licentie geven (m.a.w. een derde een gebruikrecht op het merk verlenen). Hij heeft ook het recht om op te treden tegen derden die inbreuk plegen op het merk en om de nietigverklaring te vragen van latere merkinschrijvingen van een zelfde of overeenstemmend teken. Als derden een identiek of overeenstemmend teken willen registreren als merk voor dezelfde of gelijkaardige producten, dan kan de houder van een eerder merk een oppositieprocedure inleiden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxmerk) of het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (Uniemerk) en vragen dat recentere aanvragen voor registratie worden verworpen.
Toepassing van het territorialiteits- en specialiteitsbeginsel
Het exclusieve recht van de merkhouder is echter niet absoluut.
Vooreerst is het merk enkel beschermd op het grondgebied waarvoor registratie werd verkregen (territorialiteitsbeginsel). Een Beneluxmerk verleent met andere woorden aan de houder enkel een exclusief recht op het teken binnen de drie landen van de Benelux, maar bijvoorbeeld niet in Frankrijk, Zweden of Japan, tenzij er in die landen eveneens een registratie werd bekomen. (Zie ook Uniemerk of internationaal merk). Via het recht van voorrang kunt u wel verhinderen dat anderen het teken in andere landen registeren binnen een termijn van zes maanden na het eerste depot .
Anderzijds verleent een geregistreerd merk enkel exclusieve rechten bij gebruik van het teken voor de goederen of diensten waarvoor het werd geregistreerd. Het merk wordt dus nooit in absolute zin beschermd. Deze regel – bekend als het specialiteitsbeginsel – impliceert dat meerdere ondernemingen in eenzelfde grondgebied merkrechten op eenzelfde teken kunnen bezitten, maar voor verschillende producten of diensten (zo is het merk “Lotus” door verschillende ondernemingen geregistreerd als merk voor koekjes, auto's en toiletpapier).
Op deze regel bestaat wel een uitzondering voor de houders van merken die een zekere faam hebben verworven. Zij zullen buiten hun commerciële de sector kunnen optreden en zich kunnen verzetten tegen een gebruik of een later depot van hun teken voor producten of diensten die niet gelijkaardig zijn (zie hypothese 3 hierna).
Beschermingsomvang
De merkhouder heeft als enige het recht om het merk te gebruiken voor de producten of diensten waarvoor hij een registratie heeft gekregen. Het essentiële kenmerk van dat exclusieve recht ligt in zijn verbodsfunctie. Anderen zullen namelijk hetzelfde of een overeenstemmend teken niet mogen gebruiken zonder de toestemming van de merkhouder. Derden zullen het teken bijvoorbeeld niet mogen aanbrengen op hun producten of verpakkingen, noch mogen gebruiken in hun reclame.
De exacte omvang van het exclusieve recht – en van het verbodsrecht – hangt af van een aantal factoren. In principe moet het gebruik waartegen de houder kan optreden zich situeren in het economische verkeer. Dat concept van “economisch verkeer” is tamelijk ruim en omvat ieder gebruik in het kader van een handels- of beroepsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. Louter privégebruik of gebruik met zuiver wetenschappelijke doeleinden vallen daar niet onder.
Binnen het gebruik in het economische verkeer zijn vier situaties te onderscheiden waartegen de houder van een Beneluxmerk of een Uniemerk actie kan ondernemen:
- het gebruik van een identiek teken voor identieke goederen of diensten.
- het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren of diensten. In deze situatie moet de merkhouder eveneens bewijzen dat er bij de consument gevaar voor verwarring bestaat over de herkomst van de betrokken goederen of diensten. Het gevaar voor verwarring geldt eveneens wanneer de verwarring het gevolg is van de associatie van het teken met het oudere merk.
- het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor identieke, soortgelijke of niet-soortgelijke waren of diensten, wanneer het merk een zekere faam geniet op het betreffende grondgebied.
De houder van zo'n gerenommeerd merk moet eveneens bewijzen dat de derde door het gebruik van het teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (verwatering of parasitisme).
Zo werd bijvoorbeeld het gebruik van Klarein voor schoonmaakmiddelen beschouwd als een inbreuk op het bekende jenevermerk Clareyn, omdat de reputatie van het jenevermerk werd aangetast. Het is inderdaad niet ondenkbaar dat de consument zich minder aangetrokken voelt tot een jenever die doet denken aan een detergent!
De derde kan zich eventueel verweren met het argument dat hij een geldige reden (gerechtvaardigde grond) voor het gebruik heeft, maar dit verweer wordt niet gemakkelijk aanvaard.
- Voor het Beneluxmerk bestaat er, naast die drie gevallen van gebruik van het merk in het economisch verkeer, nog een vierde situatie waarbij de merkhouder kan optreden, zelfs indien het gebruik niet plaatsvindt in het economische verkeer. Dat is het geval voor:
het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken op een andere wijze dan “als merk”. Met deze situatie bedoelt men het gebruik van het teken door derden om andere redenen dan ter onderscheiding van hun eigen waren of diensten. Bijvoorbeeld derden die het merk gebruiken als versiering (bv. een streepjesmotief), in een film of in andere media, in een handelsnaam of in reclame. Een andere situatie is het gebruik van het merk door derden op het internet. Het kan daarbij gaan om een registratie als domeinnaam door een zogenaamde "cybersquatter", of een vermelding van een merk in de metatags van een webpagina. Zoals in hypothese 3 hierboven moet de merkhouder bewijzen dat het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel oplevert door zijn onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of dat dat gebruik hem nadeel berokkent en dat de betreffende derde geen geldige reden kan inroepen om dat gebruik te rechtvaardigen..
Er bestaan echter enkele uitzonderingen, waarbij het gebruik van andermans merk geen merkinbreuk uitmaakt.
Overdracht en licentie
De merkhouder kan te allen tijde beslissen om zijn merk over te dragen, bijv. te verkopen. Bedrijven zullen die optie regelmatig overwegen wanneer zij hun merkenportefeuille doorlichten. Om geldig te zijn, moet een overdracht schriftelijk gebeuren onder levenden en het hele grondgebied van de Benelux omvatten. Om tegenstelbaar te zijn aan derden, moet een uittreksel van de akte die de overdracht vastlegt bovendien in het Benelux-merkenregister worden opgenomen.
Ook kan de merkhouder voordeel halen uit de economische waarde van zijn merk door aan derden een gebruiksrecht – een licentie – te verlenen. Zo'n licentie wordt vastgelegd in een overeenkomst waarin de voorwaarden voor het gebruik nauwkeurig worden omschreven (exclusief of niet-exclusief gebruik, voor een deel of voor het geheel van de producten of diensten, geldigheidsduur, territoriaal toepassingsgebied, enz.). Een geschreven document is echter niet vereist voor de geldigheid van de licentie. Wel is de vermelding van een uittreksel van de akte die de licentie vastlegt in het Beneluxregister vereist om de licentie tegenstelbaar te maken aan derden.
De specifieke inhoud van overdrachts- en licentieovereenkomsten is doorgaans vrij onderhandelbaar. De regels van het mededingingsrecht moeten wel gerespecteerd worden.
Optreden tegen merkinbreuken
Wanneer een derde een inbreuk pleegt op het merk, d.w.z. wanneer hij een van de handelingen pleegt die onder de rubriek “Beschermingsomvang” beschreven staan zonder dat een uitzondering of beperking van toepassing is, dan kan de merkhouder deze derde gerechtelijk vervolgen wegens namaak. Hij zal hoofdzakelijk eisen dat de namaak stopt, maar een rechtbank kan daarnaast ook andere maatregelen opleggen. Meer informatie over handhaving van de rechten.
Optreden tegen latere merkdepots
De houder van een merk heeft het recht om latere depots die binnen de beschermingsomvang van het merk vallen, tegen te houden. Dat kan vooreerst tijdens de registratieprocedure door oppositie aan te tekenen tegen de registratie van een merk dat na het zijne komt. Als het later gedeponeerde (jongere) merk toch werd ingeschreven, kan de houder van het oudere merk een procedure tot nietigverklaring starten. Het eerste depot heeft het teken immers onbeschikbaar gemaakt.