In tegenstelling tot andere intellectuele eigendomsrechten is de geldigheidsduur van merken niet beperkt in tijd, tenminste wanneer men tijdig een verlenging van de termijn van tien jaar aanvraagt.
Merkbescherming kan ook in twee andere gevallen verloren gaan, enerzijds door vrijwillige afstand van het recht en anderzijds door een beslissing van een rechtbank of van het BOIP, die de nietigheid of vervallenverklaring van het merk beveelt. Dat laatste kan het geval zijn wanneer het merk niet normaal of op een misleidende wijze wordt gebruikt, of als het merk in het normale taalgebruik ingeburgerd is geraakt als gewone term of soortnaam voor het product dat het merk beschermt.
Geldigheidsduur van het merk
Een Beneluxmerk geldt voor 10 jaar, te rekenen vanaf de indieningsdatum. Deze periode kan hernieuwd worden, mits dit tijdig wordt aangevraagd en de nodige taksen worden betaald.
Vrijwillige doorhaling van het merk
Een merkhouder kan afstand doen van zijn recht door de doorhaling van zijn inschrijving te vragen. Deze doorhaling geldt voor het gehele Beneluxgebied, maar kan wel worden beperkt tot een of meer van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
Nietigverklaring van het merk
Zelfs na het succesvol doorlopen van de registratieprocedure heeft een merkhouder nooit de volledige zekerheid dat zijn merk geldig is. Het toegekende merk kan immers ook na de inschrijving nog nietig worden verklaard, indien blijkt dat op het ogenblik van de inschrijving niet aan de beschermingsvoorwaarden voor het merk was voldaan.
Sommige nietigheidsgronden kunnen op elk ogenblik en door iedere belanghebbende worden ingeroepen. Dat is onder meer het geval als het als merk ingediende teken een gebrek aan onderscheidend vermogen heeft of ongeoorloofd is (ook absolute gronden voor nietigheid genoemd).
De zogenoemde “relatieve nietigheidsgronden”, d.w.z. dat het teken niet-beschikbaar is, kunnen daarentegen enkel door een belanghebbende worden ingeroepen, indien de houder van het oudere recht of de betrokken derde aan deze vordering deelneemt. In tegenstelling tot de absolute gronden, moet de nietigheid in dat geval binnen een bepaalde termijn worden gevorderd.
Merk op dat de houder van een ouder merk, die weet heeft van een ingeschreven jonger merk en gedurende vijf jaar het gebruik ervan gedoogt, op grond van zijn ouder merk geen nietigheid meer kan inroepen, tenzij het depot van het jongere merk te kwader trouw was; zie hierna: rechtsverwerking wegens gedogen.
Rechtsverwerking wegens gedogen
Een merkhouder moet waakzaam blijven. Het merkenrecht sanctioneert immers merkhouders die gedurende een ononderbroken termijn van vijf opeenvolgende jaren nalaten om actie te ondernemen tegen het gebruik van een later geregistreerd identiek of gelijkend merk. In dat geval verliezen houders van niet-actieve merken het voordeel van de vordering wegens namaak, maar ook van een mogelijk verzoek tot nietigverklaring van het latere merk. In de praktijk kunnen twee identieke of gelijkende merken dus naast elkaar bestaan.
Opgelet: het gedogen van het louter gebruik van een (niet als merk gedeponeerd) teken leidt niet tot rechtsverwerking.
Verval van het merk
Het recht op een merk kan door een rechtbank of door het BOIP vervallen worden verklaard in de volgende omstandigheden:
Geen normaal gebruik van het merk
Wanneer een merk gedurende vijf jaar niet wordt gebruikt, kan men aan de rechtbank of aan het BOIP vragen om het merk vervallen te laten verklaren en de inschrijving ervan te laten doorhalen, omdat er geen normaal gebruik is van het merk.
Om die drastische sanctie te vermijden, is het dus voor merkhouders van groot belang ervoor te zorgen dat er zich tijdens de levensduur van het merk geen periodes voordoen waarin het merk vijf jaar lang ononderbroken niet op een normale wijze wordt gebruikt. Onder normaal gebruik verstaat men een reële exploitatie; een louter symbolisch gebruik zal niet volstaan. Bij de beoordeling of er van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is. Dit gebruik moet zich minstens situeren binnen een van de lidstaten van de Benelux (voor een Beneluxmerk) of van de Europese Unie (voor het Uniemerk). Het gebruik in een enkel land van de Europese Unie vormt echter niet noodzakelijk een normaal gebruik in de Europese Unie.
Wat het Uniemerk betreft, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (Arrest C-149/11), dat “normaal gebruik” van een Uniemerk wordt gemaakt, wanneer het overeenkomstig de wezenlijke functie ervan wordt gebruikt en met het oog op het behouden of verkrijgen van marktaandelen in de Europese Unie voor de door het merk beschermde waren of diensten. Om te beoordelen of deze voorwaarden vervuld zijn, moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik, alsook de frequentie en de regelmaat ervan. Bij de beoordeling van de voorwaarde van “normaal gebruik van een merk binnen de Gemeenschap” moeten de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing blijven.
De merkhouder kan de vervallenverklaring tegenhouden, wanneer hij een geldige reden kan inroepen die het ontbreken van normaal gebruik rechtvaardigt. Als geldige reden zal de rechtbank enkel omstandigheden aanvaarden die, buiten de wil van de merkhouder om, een normaal gebruik onmogelijk of onredelijk moeilijk maakten. Ongunstige marktcondities, onverwacht lange onderhandelingen over de overname van een merk, of een tijdelijk gebrek aan succes van het product vormen geen geldige redenen die het ontbreken van normaal gebruik van het merk rechtvaardigen.
Misleidend gebruik
Ook wanneer een merk op een misleidende wijze wordt gebruikt, d.w.z. op een wijze die het publiek kan misleiden over onder andere de aard, de kwaliteit of de plaats van herkomst van waren of diensten, kan de rechtbank of het BOIP dit merk vervallen verklaren. Een voorbeeld hiervan is een merk voor een drank waarin een verwijzing naar een plaatsnaam voorkomt, terwijl het product niets meer met de betreffende streek te maken heeft.
Verwording van het merk tot een gebruikelijke benaming
Het gebeurt dat een merk – doorgaans een woordmerk – in de handel als soortnaam wordt gebruikt om bepaalde producten of diensten aan te duiden. Vaak gaat het om heel succesvolle merken die door de consument in een generieke context worden gebruikt (bijv. “aspirine”). In dat geval kan het merk niet langer zijn herkomstfunctie vervullen en kan het vervallen worden verklaard.
Een rechtbank of het BOIP zal deze drastische sanctie van vervallenverklaring van het merk alleen uitspreken, wanneer is aangetoond dat de verwording tot soortnaam mede te wijten is aan het toedoen of de nalatigheid van de merkhouder zelf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de merkhouder geen actie onderneemt tegen derden die het merk als soortnaam gebruiken. Deze situatie heeft zich voorgedaan met merken als “aspirine”, “kleenex” en “walkman”.
