Welke rechten verleent een Beneluxmerk: de beschermingsomvang

Betekenis van het merkrecht

Een exclusief recht

Een ingeschreven merk verleent de houder ervan het exclusieve gebruiksrecht.  Dit betekent dat hij als enige het recht heeft om het beschermde merkteken te (laten) gebruiken of niet te gebruiken. In het laatste geval moet hij er zich van bewust zijn dat, indien hij het merk gedurende een periode van vijf jaar vanaf de registratie niet gebruikt voor de producten of diensten waarvoor het merk werd geregistreerd, hij de merkenbescherming zou kunnen verliezen (zie verder verval).

Bovendien kan de merkhouder het merk overdragen (verkopen) of er een gebruikrecht op verlenen (in licentie geven). Hij heeft ook het recht om op te treden tegen derden die inbreuk plegen en om de nietigverklaring te vragen van latere merkinschrijvingen van een zelfde of overeenstemmend teken. Als derden een identiek of overeenstemmend teken als merk zouden willen registreren, kan de houder van een eerder merkrecht tenslotte een oppositieprocedure voeren voor het Bureau van de Intellectuele Eigendom en vragen dat de jongere aanvraag wordt verworpen.

Toepassing van het territorialiteits- en specialiteitsbeginsel

Het exclusieve recht van de merkhouder dat hierboven en hierna staat beschreven, is echter niet absoluut.

Vooreerst geldt het merkrecht enkel binnen het territorium waarvoor registratie werd verkregen (territorialiteitsbeginsel). Een Beneluxmerk verleent met andere woorden aan de houder enkel een uitsluitend recht over het teken binnen de drie landen van de Benelux maar bijvoorbeeld niet in Frankrijk, Zweden of Japan, tenzij er in die landen eveneens een registratie werd bekomen. (Zie ook gemeenschapsmerk en internationale merkaanvraag ). Via het recht van voorrang kan men wel verhinderen dat anderen het teken binnen een termijn van zes maanden na eerste depot in andere landen registeren.

Vervolgens verleent een inschrijving als merk enkel exclusieve rechten met betrekking tot een gebruik van het teken voor de waren of diensten waarvoor het werd geregistreerd of voor soortgelijke waren of diensten. Het merk verleent dus nooit een absolute bescherming. Deze regel – bekend als het specialiteitsbeginsel – impliceert dat verschillende ondernemingen merkrechten op eenzelfde teken binnen eenzelfde territorium kunnen bezitten maar ten aanzien van verschillende waren (bijvoorbeeld het merk ‘lotus’). Op deze regel bestaat wel een uitzondering voor de houders van merken die bekendheid hebben verworven. Zij zullen buiten de sector kunnen optreden en dus ook ageren tegen een gebruik of later depot van hun teken voor niet-soortgelijke producten of diensten (zie hypothese 3) hierna).

Beschermingsomvang

De merkhouder heeft als enige het recht het merk te gebruiken bij de commercialisering van de producten of diensten waarvoor hij een registratie heeft gekregen. Het essentiële kenmerk van dit exclusief recht ligt in zijn verbodsfunctie. Anderen zullen namelijk hetzelfde of een overeenstemmend teken niet mogen gebruiken zonder de toestemming van de merkhouder. Derden zullen bijvoorbeeld dit teken niet mogen aanbrengen op hun producten of verpakkingen noch gebruiken in hun reclame.

De exacte omvang van het exclusieve recht – en het verbodsrecht – hangt af van een aantal factoren.  In de regel moet het gebruik waartegen de merkhouder wil optreden zich situeren in het economisch verkeer. Dit concept van ‘economisch verkeer’ is tamelijk ruim en omvat ieder gebruik in het kader van een handels- of professionele activiteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. Vallen daar niet onder, louter privé-gebruik of gebruik met zuiver wetenschappelijke doeleinden.

In de hypothese van een gebruik in het economische verkeer, kunnen nog drie situaties worden onderscheiden waartegen de houder van een Beneluxmerk actie kan ondernemen:

1. Het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten.
2. Het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren of diensten. In deze situatie moet de merkhouder wel ook bewijzen dat er een risico bestaat dat de consument in verwarring wordt gebracht over de herkomst van de betrokken goederen of diensten.
3. Het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren of diensten. Dit recht komt enkel toe aan de houder van een bekend merk. Hij zal bovendien moeten bewijzen dat door het gebruik, zonder geldige reden,van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk (‘meeliften’). Zo bijvoorbeeld werd het gebruik van Klarein voor schoonmaakmiddelen als een inbreuk beschouwd op het bekende jenever merk Clareyn omwille van de reputatie afbrekende connotatie jenever-schoonmaakmiddelen. De derde kan zich eventueel verweren met het argument dat hij een geldige reden voor het gebruik heeft, maar dit verweer wordt niet snel aanvaard.
4. Er bestaat ten slotte nog een vierde situatie van gebruik door een derde waartegen de merkhouder kan optreden, zelfs indien het gebruik niet heeft plaatsgevonden in het economische verkeer. Het gaat met name om het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens op een andere wijze dan ‘als merk’. Deze situatie beoogt het gebruik van het teken door een derde niet ter onderscheiding van diens waren of diensten maar om een andere reden. Bijv. derden gebruiken het merkteken als versiering (bijv. strepenmotief), in een film en andere mediatoepassingen, in een handelsnaam of in reclame. Of derden gebruiken het merk op het internet. Het kan daarbij gaan om een registratie als domeinnaam door een zogenaamde ‘cybersquatter’, een effectief gebruik in een domeinnaam of gewoon een vermelding van een merk in een webpagina (of achterliggende html-tekst). Zoals in hypothese (3) zal de merkhouder moeten bewijzen dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk.

Wel zijn er een aantal uitzonderingen, waarin gebruik van andermans merk toch geen merkinbreuk uitmaakt.

Overdracht en licentie

De merkhouder kan op elk ogenblik beslissen om zijn merk over te dragen (bijv. te verkopen). Bedrijven zullen die optie regelmatig overwegen wanneer zij hun merkenportefeuille doorlichten. Opdat de overdracht onder levende geldig is, dient deze wel schriftelijk te gebeuren en het hele grondgebied van de Benelux te omvatten. Om tegenstelbaar te zijn aan derden dient de overdracht daarenboven in het merkenregister te worden vermeld. U vindt hier de nodige formulieren.

Een andere mogelijkheid voor de merkhouder om economische waarde uit zijn merkrecht te halen, is het verlenen van een gebruiksrecht – een licentie – aan derden. Dit gebeurt best via een overeenkomst waarin de voorwaarden voor het gebruik nauwkeurig worden omschreven (exclusief of niet-exclusief gebruik, voor een deel of voor het geheel van de producten of diensten, duur, territoriaal toepassingsgebied, …). Een geschrift is echter niet vereist voor de geldigheid van de licentie. Wel is melding in het register vereist om de licentie tegenstelbaar tegenover derden te maken. U vindt hier de nodige formulieren.

De specifieke inhoud van overeenkomsten tot overdracht en licentie zijn in het algemeen vrij onderhandelbaar. Wel dienen de regels van het mededingingsrecht gerespecteerd te worden.

Optreden tegen merkinbreuken

Wanneer een derde zonder toestemming een inbreukmakende handeling stelt, dit wil zeggen één van de handelingen die beschreven staan onder de hoofding van het (exclusief gebruiksrecht) ‘Beschermingsomvang’, zonder dat een uitzondering of beperking van toepassing is, dan kan de merkhouder hiertegen optreden. Hij zal in de eerste plaats de staking van de inbreukmakende handeling vragen maar een rechtbank kan daarnaast ook veel andere maatregelen bevelen om inbreuk te bestrijden. Zie hierover meer bij handhaving.

Optreden tegen latere merkdepots

Als houder van een merk heeft men het recht latere depots die binnen de beschermingsomvang van het merk vallen tegen te houden. Dit kan vooreerst tijdens de registratieprocedure door oppositie te voeren tegen de toekenning van het jongere merk. Maar ook nadien, als het jongere merk reeds werd ingeschreven, kan een procedure tot nietigverklaring worden gestart. Het eerste depot heeft het teken immers onbeschikbaar gemaakt.