Hoe gaat merkbescherming verloren?

In tegenstelling tot andere intellectuele eigendomsrechten is de geldigheidsduur van merken niet beperkt in tijd, tenminste wanneer men tijdig een verlenging van de basistermijn van tien jaar aanvraagt.

Merkbescherming kan ook op andere manieren verloren gaan zoals door vrijwillige afstand van het recht of door een beslissing van een rechtbank die de nietigheid of vervallenverklaring van het merk beveelt. Dit laatste kan het geval zijn wanneer het merk niet normaal of op een misleidende wijze wordt gebruikt of wanneer het merk als soortnaam in het normale taalgebruik ingeburgerd raakt.

Geldigheidsduur

Een Beneluxmerk geldt voor 10 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum. Deze periode kan steeds opnieuw verlengd worden, mits dit tijdig wordt aangevraagd en de nodige taksen worden betaald.     

Nalatige Benelux-merkhouders beschikken na afloop van de geldigheidstermijn wel nog over een periode van twee jaar gedurende dewelke zij een ‘heropnemingsdepot’ kunnen doen. Die mogelijkheid is een gevolg van het verbod voor een derde partij om eenzelfde teken te deponeren gedurende een periode van twee jaar na het verstrijken van de beschermingstermijn van het eerdere teken.

Vrijwillige doorhaling

Een merkhouder kan afstand doen van zijn recht door doorhaling van zijn inschrijving te verzoeken. Deze doorhaling geldt voor het gehele Beneluxgebied maar kan wel worden beperkt tot één of meer van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Nietigverklaring

Ook na het succesvol doorlopen van de registratieprocedure, heeft een merkhouder nooit volledige zekerheid dat zijn merk geldig is. Een toegekend merk kan immers ook na de verlening nog worden nietig verklaard, wanneer blijkt dat op het ogenblik van de inschrijving niet aan de beschermingsvoorwaarden was voldaan.

Sommige nietigheidsgronden kunnen op elk ogenblik en door iedere belanghebbende worden ingeroepen. Het gaat daarbij om gebrek aan onderscheidend vermogen en niet-toelaatbaarheid (ook absolute gronden genoemd).

De zogenaamde relatieve nietigheidsgronden, d.i. niet-beschikbaarheid van het teken, kunnen daarentegen enkel door een belanghebbende worden opgeworpen, indien de houder van het eerdere recht of de betrokken derde, aan de  actie deelneemt. In tegenstelling tot de absolute gronden, dient de nietigheid wel binnen een bepaalde termijn te worden gevorderd.

Let wel, de houder van een ouder merk die gedurende vijf jaar het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust gedoogt, kan op grond van zijn ouder merk geen nietigheid meer inroepen, tenzij het depot van het jongere merk te kwader trouw was, zie hierna rechtsverwerking wegens gedogen.

Rechtsverwerking wegens gedogen

Een merkhouder moet waakzaam blijven. De merkenwet sanctioneert immers merkhouders die gedurende een – ononderbroken – termijn van vijf opeenvolgende jaren nalaten actie te ondernemen tegen een gebruik van identieke of overeenstemmende - later - ingeschreven merk. Niet enkel een inbreukactie doch ook een vordering tot nietigverklaring zijn dan niet meer toelaatbaar tegenover de betrokken deposant. In de praktijk kunnen in een dergelijk geval twee identieke of overeenstemmende merken dus naast elkaar bestaan.

Het gedogen van een louter gebruik van een (niet als merk gedeponeerd) teken, leidt niet tot rechtsverwerking.

Verval van het merk

Het recht op een merk kan door een rechtbank vervallen worden verklaard in de volgende omstandigheden:

Geen normaal gebruik

Wanneer een merk gedurende vijf jaar niet wordt gebruikt, kan men aan de rechtbank vragen om het merk vervallen te laten verklaren en de inschrijving te laten doorhalen.

Om die drastische sanctie te vermijden, is het dus van groot belang voor merkhouders om ervoor te zorgen dat er tijdens de levensduur van het merk geen periodes ontstaan waarin het merk vijf jaar lang niet op een normale wijze werd gebruikt. Onder normaal gebruik verstaat men een reële exploitatie; een louter symbolisch gebruik zal niet volstaan. Dit gebruik zal zich minstens moeten situeren binnen één van de lidstaten van de Benelux (voor een Beneluxmerk) of de EU (voor een gemeenschapsmerk).

De merkhouder kan de vervallenverklaring tegenhouden wanneer hij een geldige reden kan inroepen voor de periode van niet normaal gebruik. Als geldige reden zal de rechtbank wel enkel omstandigheden aanvaarden die, buiten de wil van de merkhouder om, een normaal gebruik onmogelijk of onredelijk moeilijk maakten. Ongunstige marktcondities, onverwacht lange onderhandelingen over de overname van een merk of een tijdelijk gebrek aan succes van het product vormen geen geldige reden.

Misleidend gebruik

Ook wanneer een merk op een misleidende wijze wordt gebruikt, d.w.z. op een wijze die het publiek kan misleiden omtrent onder andere aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van waren of diensten, kan de rechtbank dit merk vervallen verklaren. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan een merk voor een drank waarin een plaatsnaam wordt gebruikt terwijl het product niets meer met de betreffende regio te maken heeft.

Verwording van het merk tot een in de handel gebruikelijke benaming

Het gebeurt dat een merkteken – normaal een woordmerk – in de handel als soortnaam wordt gebruikt om bepaalde producten of diensten aan te duiden. Vaak gaat het om heel succesvolle merken die door de consument in een generieke context worden gebruikt (bijv. ‘aspirine’). Op dat ogenblik ontstaat een situatie waarin het merkteken zijn herkomstfunctie niet meer kan vervullen en die kan leiden tot vervallenverklaring.

Een rechtbank zal deze drastische sanctie van vervallenverklaring van het merk wel enkel uitspreken wanneer is aangetoond dat de verwording tot soortnaam mede te wijten is aan het toedoen of nalaten van de merkhouder zelf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de merkhouder geen actie onderneemt tegen derden die het merkteken als soortnaam gebruiken. Naast ‘aspirine’ zijn bijvoorbeeld ook de woordmerken ‘kleenex’ ‘bic’ en ‘walkman’ tot soortnaam vervallen.