Comment la protection de la marque s’éteint-elle?

Contrairement à d'autres droits de propriété intellectuelle, la validité des marques n'est pas limitée dans le temps, pour autant qu’un renouvellement de la période de dix ans soit régulièrement demandé.

La protection des marques peut également être perdue dans deux autres cas, d’une part, par renonciation volontaire au droit et d’autre part, par une décision d'un tribunal qui ordonne l'annulation ou la déchéance de la marque. Cette dernière hypothèsepeut survenir lorsque la marque n'est pas utilisée normalement ou est utilisée d'une manière trompeuse ou si la marque est devenue le terme usuel ou générique pour désigner le produit qu’elle protège.

Durée de validité de la marque

Une marque Benelux est valable 10 ans à compter de la date de dépôt. Cette période peut être renouvelée à condition que ce renouvellement soit demandé à temps et que les taxes nécessaires soient payées.

Les titulaires de marques Benelux négligents ont encore, après l’expiration de la période de validité, une période de deux ans au cours de laquelle ils peuvent faire un « dépôt de restauration », pour restaurer la protection de la marque qu’ils n’ont pas renouvelée. Cette possibilité est une conséquence de l'interdiction pour les tiers de déposer le même signe pendant une période de deux ans après l'expiration de la durée de protection du signe antérieur.

Radiation volontaire de la marque

Le titulaire d’une marque peut renoncer à son droit en demandant la radiation de son enregistrement. Cette annulation s'applique à l'ensemble du territoire Benelux, mais peut se limiter à un ou plusieurs produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

Annulation de la marque

Même après l'achèvement de la procédure d'enregistrement, le titulaire de la marque n’a jamais la pleine certitude que sa marque est valable. La marque accordée peut en effet être annulée après son enregistrement, s’il apparaît qu’au moment de l'enregistrement,  les conditions de protection de la marque n’étaient en réalité pas remplies.

Certains motifs de nullité peuvent être invoqués à tout moment et par toute personne intéressée. Ce sont : l'absence de caractère distinctif et l’illicéité du signe déposé comme marque (également appelés motifs absolus de nullité).

En revanche, les « motifs de nullité relative », c'est-à-dire la non disponibilité du signe, ne peuvent être invoqués par une personne intéressée, que si le titulaire de l’enregistrement antérieur ou le tiers concerné prennent part à l’action. Contrairement aux motifs absolus, dans certains cas, la nullité  doit être invoquée dans un certain délai.

Notez que le titulaire d'une marque antérieure qui tolère en connaissance de cause pendant cinq ans l'usage d'une marque postérieure enregistrée, ne peut plus invoquer la nullité sur base de sa marque antérieure, sauf si le dépôt de la marque postérieure était effectué de mauvaise foi, voir ci-dessous la forclusion par tolérance.

Forclusion par tolérance

Un titulaire de marque doit rester vigilant. Le droit des marques sanctionne en effet les titulaires de marques qui, au cours d'une période ininterrompue de cinq années consécutives, ne prennent pas de mesures contre l’usage d’une marque ressemblante postérieure enregistrée. Dans ce cas, les titulaires de marques inactifs perdent le bénéfice de l’action en contrefaçon mais aussi d’un recours en annulation de la marque postérieure. Dans la pratique, deux marques identiques ou similaires peuvent donc coexister.

Attention : la tolérance du simple usage d'un signe (non enregistré comme marque), ne conduit pas à la forclusion.

Déchéance de la marque

Le droit à la marque peut être déclaré éteint par un tribunal dans les circonstances suivantes:

Absence d’un usage normal de la marque

Quand une marque n'est pas utilisée pendant cinq ans, on peut demander au tribunal la déchéance de la marque et la radiation de son enregistrement pour absence d’usage normal de la marque.

Pour éviter cette sanction drastique, il est donc très important pour les titulaires de marques de veiller à ce que, durant la vie de la marque ne se produise pas de périodes ininterrompues de cinq ans pendant lesquelles la marque n’est pas utilisée de manière normale. Par usage normal on entend une véritable exploitation, un usage purement symbolique ne suffira pas. Cet usage devra se situer au moins à l'intérieur d'un des Etats membres du Benelux (pour une marque Benelux) ou de l'Union européenne (pour une marque communautaire).

Le titulaire de la marque peut empêcher la déchéance en invoquant une raison valable justifiant l'absence d’usage normal. Seront uniquement acceptées, en tant que justes motifs, les circonstances qui rendent, au-delà de la volonté du titulaire de la marque, l’usage de la marque impossible ou excessivement difficile. Des conditions de marché défavorables, de longues négociations inattendues sur l'acquisition d'une marque ou un manque de succès temporaire de ce produit ne sont pas des justes motifs justifiant l’absence d’usage normal de la marque.

Utilisations trompeuses

De même, quand une marque est utilisée de manière trompeuse, c'est-à-dire d'une manière qui peut induire le public en erreur sur, entre autres, la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services, le tribunal peut déclarer cette marque éteinte. On songera par exemple à une marque pour une boisson qui comporte une référence à une toponyme alors que le produit n’a aucun lien avec cette location.

Transformation de la marque en une dénomination usuelle

Il arrive qu’une marque – généralement verbale – soit utilisée dans le commerce comme un nom générique pour désigner certains produits ou services. Souvent, ce sont des marques couronnées de succès qui sont utilisées par les consommateurs dans un contexte générique (par exemple «aspirine»). Dans ce cas la marque ne peut plus remplir sa fonction d’origine et elle peut être déclarée déchue.

Un tribunal prononcera cette sanction de déchéance de la marque seulement lorsqu'il est prouvé que la transformation en désignation usuelle est le fait de l’activité ou de l’'inactivité du titulaire lui-même. Cela peut être par exemple le cas si le titulaire ne prend pas de mesures contre des tiers qui utilisent la marque comme nom générique. Cette situation s’est produite en relation avec, par exemple les marques ‘aspirine’, ‘kleenex’, ‘bic’ et ‘walkman’.